C-328/18 P – EUIPO/ Equivalenza Manufactory
Language of document : ECLI:EU:C:2019:974
Vorläufige Fassung
SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
vom 14. November 2019(1)
Rechtssache C‑328/18 P
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
gegen
Equivalenza Manufactory SL
„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Anmeldung der Bildmarke BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Widerspruchsverfahren – Ältere Bildmarke LABELL – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Verwechslungsgefahr – Ähnlichkeit der Zeichen – Methode des Zeichenvergleichs – Feststellung einer durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen – Verpflichtung zur umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr“
I. Einleitung
1. Mit dem vorliegenden Rechtsmittel wendet sich das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) gegen das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 7. März 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T‑6/17, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:119), mit dem die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO vom 11. Oktober 2016 zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der ITM Entreprises SAS und der Equivalenza Manufactory SL (im Folgenden: Equivalenza) (Sache R 690/2016-2, im Folgenden: streitige Entscheidung) aufgehoben wurde.
2. Dieses Rechtsmittel wirft mehrere Rechtsfragen auf, die sich auf die Prüfung des relativen Eintragungshindernisses beziehen, das der Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009(2) entgegensteht, wenn für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Konkret ersucht das EUIPO den Gerichtshof, die Methode zu bestimmen, wonach Zeichen miteinander zu vergleichen sind, und die Umstände zu klären, unter denen das Gericht annehmen darf, dass zwei Zeichen die in dieser Bestimmung aufgestellte Voraussetzung der Ähnlichkeit nicht erfüllen.
3. Wie ich in diesen Schlussanträgen darlegen werde, hat das Gericht in den zahlreichen Entscheidungen, die in dem betreffenden Bereich ergangen sind, bei diesen verschiedenen Aspekten nicht immer denselben Lösungsansatz verfolgt. In der Tat weisen diese Entscheidungen derartige Unterschiede auf, dass zwei verschiedene Rechtsprechungslinien entstanden sind, die derzeit nebeneinander bestehen, ohne dass der Gerichtshof sich bisher für die eine oder die andere ausgesprochen hätte. Der vorliegende Fall bietet ihm hierzu nun die Gelegenheit.
II. Rechtlicher Rahmen
4. Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 durch die Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke aufgehoben und ersetzt(3). Da für die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts jedoch der Zeitpunkt der im vorliegenden Fall in Rede stehenden Anmeldung, d. h. der 16. Dezember 2014, maßgeblich ist, gelten für diesen Rechtsstreit die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009.
5. Der achte Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:
„Zweck des durch die eingetragene [Unionsmarke] gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz sollte im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke sowie Waren und Dienstleistungen erstrecken. Der Begriff der Ähnlichkeit ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellen; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.“
6. Art. 8 („Relative Eintragungshindernisse“) dieser Verordnung sieht vor:
„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,
…
b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
…
(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren [Unionsmarke] um eine in der [Europäischen Union] bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“
III. Vorgeschichte des Rechtsstreits
7. Die Vorgeschichte des Rechtsstreits ist in den Rn. 1 bis 10 des angefochtenen Urteils dargestellt. Für die Behandlung des vorliegenden Rechtsmittels lässt sie sich wie folgt zusammenfassen.
8. Am 16. Dezember 2014 meldete Equivalenza beim EUIPO nach der Verordnung Nr. 207/2009 eine Unionsmarke für folgendes Bildzeichen an:
9. Es wurden folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Parfums“.
10. Am 18. März 2015 legte ITM Entreprises gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der Marke ein, die für die in Nr. 9 bezeichneten Waren angemeldet worden war, und machte zur Begründung eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung geltend.
11. Der Widerspruch wurde insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene ältere Bildmarke gestützt, die Gegenstand der internationalen Registrierung Nr. 1079410 mit Benennung Österreichs, Belgiens, Bulgariens, der Tschechischen Republik, Dänemarks, Estlands, Griechenlands, Kroatiens, Ungarns, Litauens, Luxemburgs, Lettlands, der Niederlande, Polens, Portugals, Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei ist, am 1. April 2011 eingetragen wurde und sich auf „Eaux de Cologne, Deodorants für den persönlichen Gebrauch (Parfum), Parfums“ bezieht:
12. Mit Entscheidung vom 2. März 2016 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch in Bezug auf alle angegriffenen Waren statt, da für die maßgeblichen Verkehrskreise in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Polen und in Slowenien eine Verwechslungsgefahr bestehe.
13. Mit der streitigen Entscheidung wies die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO die von Equivalenza gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eingelegte Beschwerde zurück. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus der breiten Öffentlichkeit der vier in Rede stehenden Mitgliedstaaten beständen, die eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufweise, und dass die fraglichen Waren identisch seien. In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen nahm sie an, diese wiesen einen mittleren Grad an bildlicher und klanglicher Ähnlichkeit sowie Bedeutungsunterschiede auf. Sie schloss daraus, dass sie einander insgesamt ähnlich seien. Daher bestehe für die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.
IV. Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil
14. Mit Klageschrift, die am 4. Januar 2017 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob Equivalenza eine Klage, mit der sie die Aufhebung der streitigen Entscheidung beantragte. Als einzigen Klagegrund machte sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.
15. Bei der Prüfung dieses Klagegrundes stützte sich das Gericht auf die unbestrittenen Feststellungen der Beschwerdekammer des EUIPO, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus der breiten Öffentlichkeit in der Tschechischen Republik, in Ungarn, in Polen und in Slowenien beständen, die eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufweise, und dass die mit den kollidierenden Zeichen bezeichneten Waren identisch seien (Rn. 17 und 18 des angefochtenen Urteils).
16. In Bezug auf die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen verglich das Gericht erstens ihre bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekte. Dabei nahm es an, dass diese Zeichen in bildlicher Hinsicht einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorriefen (Rn. 29 bis 33 des angefochtenen Urteils), in klanglicher Hinsicht einen mittleren Ähnlichkeitsgrad aufwiesen (Rn. 34 bis 39 dieses Urteils) und in begrifflicher Hinsicht unterschiedlich seien (Rn. 40 bis 45 des Urteils).
17. Das Gericht nahm zweitens eine Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen vor. Dabei stellte es fest, dass die betreffenden Waren, nämlich Parfums, generell entweder in Selbstbedienungsläden oder in Parfümerien verkauft würden; deshalb sei für den Gesamteindruck dieser Zeichen ihr bildlicher Aspekt wichtiger als ihr klanglicher und ihr begrifflicher Aspekt. In diesem Zusammenhang wiederholte das Gericht seine Feststellung, dass diese Zeichen in bildlicher Hinsicht unterschiedlich seien. Außerdem seien sie in begrifflicher Hinsicht unterschiedlich. Daraus schloss das Gericht, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ihrem Gesamteindruck nach nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 seien (Rn. 48 und 51 bis 55 des angefochtenen Urteils).
18. Das Gericht entschied, da eine der kumulativen Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung nicht erfüllt sei, habe die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung rechtsfehlerhaft bejaht (Rn. 56 des angefochtenen Urteils). Es gab somit dem einzigen Klagegrund von Equivalenza statt und hob die streitige Entscheidung auf.
V. Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien
19. Das vorliegende Rechtsmittel ist am 17. Mai 2018 eingelegt worden.
20. Mit seinem Rechtsmittel beantragt das EUIPO,
– das angefochtene Urteil aufzuheben und
– Equivalenza die Kosten aufzuerlegen.
21. In ihrer Rechtsmittelbeantwortung beantragt Equivalenza,
– das Rechtsmittel zurückzuweisen und
– dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
VI. Zum Rechtsmittel
22. Das EUIPO stützt sein Rechtsmittel auf einen einzigen Rechtsmittelgrund, der aus vier Teilen besteht und mit dem ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gerügt wird. Auf Wunsch des Gerichtshofs werde ich meine Schlussanträge auf die Prüfung des dritten und des vierten Teils dieses einzigen Rechtsmittelgrundes beschränken.
A. Parteivorbringen
23. Mit dem dritten Teil seines einzigen Klagegrundes macht das EUIPO geltend, das Gericht habe aufgrund eines methodischen Fehlers gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen; es habe nämlich die Bedingungen für die Vermarktung der fraglichen Waren und das Kaufverhalten der maßgeblichen Verkehrskreise im Stadium des Vergleichs der Zeichen geprüft. Dieser Vergleich sei nach dem Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer(4) aber objektiv, ohne Berücksichtigung solcher die Verwendung der Marken betreffender Umstände vorzunehmen. Erst wenn festgestellt worden sei, dass ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung bestehe, seien diese Umstände bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu prüfen, um zu berücksichtigen, welche Bedeutung dem betreffenden Grad der Ähnlichkeit im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung zukomme(5).
24. Equivalenza schließt sich den Ausführungen des EUIPO zu der sich aus dem Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer ergebenden Prüfungsmethode an. Sie ist jedoch der Ansicht, das Gericht habe im angefochtenen Urteil diese Methode angewandt. Das Gericht habe nämlich in einem ersten Schritt den Grad der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen in Bild, Klang und Bedeutung gesondert geprüft, bevor es in einem zweiten Schritt die Gesamtbeurteilung ihrer Ähnlichkeit bzw. die Prüfung der Verwechslungsgefahr vorgenommen habe, wobei es nur in diesem Stadium das Kaufverhalten der maßgeblichen Verkehrskreise berücksichtigt habe. Das Gericht habe im angefochtenen Urteil seine Prüfungsschritte zwar nicht in verschiedene Abschnitte aufgeteilt; das Urteil weise jedoch eine bestimmte, verständliche Struktur auf, und diese Prüfung entspreche den Vorgaben des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.
25. Mit dem vierten Teil seines einzigen Klagegrundes wirft das EUIPO dem Gericht vor, es habe bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen mehrere Rechtsfehler begangen und dadurch gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen.
26. Das EUIPO wendet sich erstens gegen die vom Gericht angewandte Methode, da es bei seiner Gesamtbeurteilung nicht alle Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten der kollidierenden Zeichen berücksichtigt habe. So habe das Gericht in Rn. 28 des angefochtenen Urteils(6) alle bildlichen Ähnlichkeiten dieser Zeichen wegen ihrer bei einer ersten Gesamtbeurteilung festgestellten bildlichen Unterschiede vorzeitig „neutralisiert“. Anschließend habe es in Rn. 55 des Urteils auf dieselben bildlichen Unterschiede im Rahmen einer zweiten Gesamtbeurteilung der kollidierenden Zeichen zurückgegriffen, um ihre mittlere klangliche Ähnlichkeit zu „neutralisieren“. Diese auf dieselben Unterschiede und die Gesamtbeurteilung gestützte doppelte „Neutralisierung“ sei rechtsfehlerhaft und verfälsche die in der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze zum Zeichenvergleich.
27. Das EUIPO macht zweitens geltend, das Gericht habe dadurch die Rechtsprechung verkannt und einen methodischen Fehler begangen, dass es die mittlere klangliche Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen im Stadium des Zeichenvergleichs „neutralisiert“ und somit vorzeitig von einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr abgesehen habe. Zum einen müsse die „Neutralisierung“ einer bildlichen oder klanglichen Ähnlichkeit durch begriffliche Unterschiede im Stadium der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgen(7), und zwar aufgrund aller ursprünglich festgestellten Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten. „Neutralisierung“ bedeute nicht, dass zuvor festgestellte Ähnlichkeiten ignoriert werden dürften, und lasse nicht den Schluss zu, dass keinerlei Ähnlichkeit zwischen den Zeichen bestünde. Zum anderen habe die Feststellung selbst eines geringen Grades der zwischen den Zeichen bestehenden Ähnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung die Pflicht zur Vornahme einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zur Folge(8).
28. Equivalenza trägt erstens zu der in Nr. 26 dieser Schlussanträge wiedergegebenen – von ihr als unklar und wirr bezeichneten – Argumentation des EUIPO vor, die vom Gericht im angefochtenen Urteil angewandte Methode weise keinen Rechtsfehler auf. Das Gericht habe nämlich zwei verschiedene Beurteilungen vorgenommen: Zunächst habe es festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen angesichts ihrer bildlichen Ähnlichkeiten und Unterschiede einen unterschiedlichen Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht hervorriefen; sodann habe es im Stadium der Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit angenommen, dass sie angesichts ihrer erheblichen bildlichen und begrifflichen Unterschiede sowie wegen der geringen Relevanz des klanglichen Aspekts für die Art der fraglichen Waren insgesamt unähnlich seien. Es sei folglich auf unterschiedliche Umstände abgestellt worden, um einerseits jede bildliche Ähnlichkeit auszuschließen und andererseits bei der Gesamtbeurteilung der Zeichen festzustellen, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe.
29. In diesem Zusammenhang macht Equivalenza noch geltend, bei der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen könne es angebracht sein, in Betracht zu ziehen, welche Bedeutung ihren bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekten beizumessen sei, und dabei die Art der betreffenden Waren sowie die Bedingungen, unter denen sie vertrieben würden, zu berücksichtigen(9). Die im vorliegenden Fall in Rede stehenden Waren – Parfums – würden vor ihrem Kauf immer in Augenschein genommen, worauf das Gericht in Rn. 51 des angefochtenen Urteils zu Recht hingewiesen habe. Dem bildlichen Aspekt der Zeichen komme deshalb bei der Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen bzw. bei der Würdigung der Verwechslungsgefahr eine größere Bedeutung zu.
30. Equivalenza trägt zweitens zu der in Nr. 27 dieser Schlussanträge wiedergegebenen Argumentation des EUIPO vor, aus den Rn. 46 ff. des angefochtenen Urteils ergebe sich bei teleologischer Sichtweise und Auslegung, dass das Gericht die Verwechslungsgefahr sehr wohl umfassend beurteilt habe. Jedenfalls wäre das Gericht zu demselben Ergebnis gelangt, wenn es die zwischen den kollidierenden Zeichen bestehenden geringen Ähnlichkeiten bei einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt hätte.
B. Würdigung
31. Vorab ist daran zu erinnern, dass Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ein relatives Eintragungshindernis vorsieht, das der Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke entgegensteht und darauf beruht, dass ein möglicher Konflikt zwischen diesem Zeichen und einer oder mehreren älteren Marken besteht(10).
32. Nach dieser Bestimmung ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“.
33. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung liegt nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs(11) dann vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen(12).
34. Nach dieser Rechtsprechung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Zu diesen Umständen zählen insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise, der Grad der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen(13).
35. Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den einschlägigen Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen und der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, so dass z. B. ein geringer Grad der Ähnlichkeit dieser Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen ausgeglichen werden kann und umgekehrt(14).
36. Dieser allgemein als „Grundsatz der Wechselbeziehung“ bezeichnete Ansatz gilt jedoch nicht absolut. Wie sich nämlich schon aus dem in Nr. 32 dieser Schlussanträge wiedergegebenen Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt, setzt eine Verwechslungsgefahr zum einen die Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen die Identität oder Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen voraus(15). Diese beiden Faktoren stellen somit nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs kumulative Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung dar.
37. Daher ist dieser Art. 8 Abs. 1 Buchst. b insbesondere dann offensichtlich unanwendbar, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen keinerlei Ähnlichkeit aufweisen. In diesem Fall ist ein auf diese Bestimmung gestützter Widerspruch von vornherein zurückzuweisen: Die anderen für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Umstände können diese Unähnlichkeit weder ausgleichen noch ihr abhelfen, so dass sich eine Prüfung dieser Umstände erübrigt(16).
38. Das Gericht stellte im angefochtenen Urteil fest, die kollidierenden Zeichen seien einander nicht ähnlich im Sinne dieses Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, und griff folglich auf die in Nr. 37 erwähnte Rechtsprechung zurück(17). Das EUIPO meint jedoch, diese Rechtsprechung sei im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Das Gericht hätte nämlich dem EUIPO zufolge nach einem Vergleich dieser Zeichen eine derartige Feststellung nicht treffen dürfen. Mit dem dritten und dem vierten Teil ihres einzigen Rechtsmittelgrundes, die meines Erachtens zusammen zu prüfen sind, stellt das EUIPO somit die Methode in Frage, die das Gericht bei diesem Vergleich angewandt hat.
39. In diesem Zusammenhang möchte ich klarstellen, dass das Gericht zunächst auf eine Reihe grundsätzlicher Ausführungen in den Urteilen SABEL(18) und Lloyd Schuhfabrik Meyer verwies , die die Grundlage für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden: Zum einen sei „bei dieser umfassenden Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“(19); zum anderen sei „für die Beurteilung, wie weit die Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Marken geht, der Grad ihrer Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung zu bestimmen … sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, zu bewerten …, welche Bedeutung diesen einzelnen Elementen beizumessen ist“(20).
40. Sodann verglich das Gericht bei der Umsetzung dieser Vorgaben als Erstes die kollidierenden Zeichen nacheinander in Bild, Klang und Bedeutung. Dabei war es zunächst der Ansicht, diese Zeichen riefen trotz gewisser Ähnlichkeiten, derentwegen die Beschwerdekammer nicht das Fehlen jeglicher Ähnlichkeit habe feststellen können, aufgrund ihrer zahlreichen und erheblichen Unterschiede in bildlicher Hinsicht einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervor. Das Gericht nahm weiter an, diese Zeichen wiesen einen mittleren Grad klanglicher Ähnlichkeit auf. Schließlich hielt es die kollidierenden Zeichen für in begrifflicher Hinsicht unähnlich(21).
41. Als Zweites entschied das Gericht, es sei „zu prüfen, ob die zwischen diesen Zeichen bestehenden bildlichen und begrifflichen Unterschiede geeignet sind, jegliche Ähnlichkeit zwischen ihnen auszuschließen, oder ob diese Unterschiede vielmehr dadurch ausgeglichen werden, dass zwischen den Zeichen ein mittlerer Grad klanglicher Ähnlichkeit besteht“. Dem Gericht zufolge müssen nämlich „[d]ie Ähnlichkeiten der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, Klang und Bedeutung … umfassend beurteilt werden, wobei die Beurteilung einer etwaigen klanglichen Ähnlichkeit nur einer der relevanten Faktoren ist“(22).
42. In diesem zweiten Stadium einer „umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit“ legte das Gericht dar, die bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekte der kollidierenden Zeichen hätten nicht immer dasselbe Gewicht; insoweit seien die Bedingungen zu berücksichtigen, unter denen die betreffenden Waren vertrieben würden. Bei Parfums, die generell entweder in Selbstbedienungsläden oder in Parfümerien verkauft würden, in denen der Verbraucher normalerweise die gewünschten Waren selbst aussuchen oder zumindest vor dem Kauf ansehen könne, sei für den Gesamteindruck dieser Zeichen ihr bildlicher Aspekt wichtiger als ihre klanglichen und begrifflichen Aspekte. In diesem Zusammenhang stellte das Gericht erneut fest, dass diese Zeichen wegen ihrer zahlreichen und erheblichen bildlichen Unterschiede unähnlich seien. Im Übrigen führte es nochmals aus, es bestehe zwischen diesen Zeichen ein Bedeutungsunterschied, der sich daraus ergebe, dass das beanstandete Zeichen die Elemente „black“ und „by equivalenza“ enthalte. Infolgedessen kam das Gericht zu dem Schluss, dass „die einander gegenüberstehenden Zeichen trotz ihrer mittleren klanglichen Ähnlichkeit wegen der zwischen ihnen bestehenden Unterschiede ihrem Gesamteindruck nach nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sind“(23).
43. Das EUIPO macht geltend, das Gericht hätte aufgrund der Feststellung einer mittleren klanglichen Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen die Verwechslungsgefahr umfassend beurteilen müssen. Es wirft dem Gericht vor, es habe diese Ähnlichkeit im Stadium des Zeichenvergleichs „neutralisiert“ und somit zu früh von der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr abgesehen. Die Bedingungen für die Vermarktung der fraglichen Waren und eine etwaige „Neutralisierung“ der klanglichen Ähnlichkeit durch die bildlichen und begrifflichen Unterschiede hätten im Stadium dieser umfassenden Beurteilung geprüft werden müssen, und zwar unter Berücksichtigung dieser anderen relevanten Faktoren(24).
44. Die Argumentation des EUIPO wirft somit mehrere Rechtsfragen auf(25). Im Kern muss der Gerichtshof klären, ob die Feststellung eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit von Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung für die Schlussfolgerung notwendig und ausreichend ist, dass diese Zeichen ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sind, oder ob dieser Ähnlichkeitsgrad gegen die in anderer Hinsicht festgestellten Unterschiede im Stadium einer „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ abgewogen werden kann (oder gar muss). In direktem Zusammenhang mit dieser Frage muss geklärt werden, in welchem Stadium (Vergleich der Zeichen oder umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr) die Bedingungen für die Vermarktung der betreffenden Waren zu berücksichtigen sind und eine etwaige „Neutralisierung“ der Ähnlichkeiten der Zeichen durch deren Unterschiedlichkeiten vorzunehmen ist.
45. Wie ich in der Einleitung zu diesen Schlussanträgen angedeutet habe, gibt es in der Rechtsprechung des Gerichts unterschiedliche Ansätze zu diesen verschiedenen Punkten (Abschnitt 1). Der Gerichtshof muss zu diesen Unterschieden Stellung beziehen (Abschnitt 2), damit über den dritten und den vierten Teil des einzigen Rechtsmittels des EUIPO befunden werden kann (Abschnitt 3).
1. Bestandsaufnahme der Rechtsprechung zum Zeichenvergleich
46. Nach einer ersten Rechtsprechungslinie des Gerichts, die ich als „streng“ bezeichnen werde und auf die sich das EUIPO in seinem Rechtsmittel beruft(26), ist die Prüfung im Stadium des Zeichenvergleichs darauf zu beschränken, dass die Zeichen der Reihe nach unter bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekten miteinander verglichen werden. Wird eine – wenn auch geringe – Ähnlichkeit unter (zumindest) einem dieser Aspekte festgestellt, ist eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen(27). Mit anderen Worten: Die Zeichen müssen in einem solchen Fall als ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen werden(28). In den Urteilen, die dieser Rechtsprechungslinie zuzuordnen sind und nach meinen Recherchen die Mehrheit bilden(29), fehlt es somit an der in einer „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ bestehenden zusätzlichen Prüfung, wie das Gericht sie im angefochtenen Urteil vorgenommen hat.
47. Nach einer zweiten Rechtsprechungslinie, die ich als „flexibel“ bezeichnen werde, ist hingegen, nachdem die bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekte der kollidierenden Zeichen getrennt untersucht wurden und (zumindest) in Bezug auf einen dieser Aspekte ein Ähnlichkeitsgrad festgestellt worden ist, diese zusätzliche Prüfung durchzuführen, um den durch diese Zeichen hervorgerufenen „Gesamteindruck“ zu ermitteln. Hält das Gericht die Zeichen nach ihrem Gesamteindruck für unähnlich, so entscheidet es wie im angefochtenen Urteil, dass sie trotz des bei einem oder mehreren Aspekten festgestellten Ähnlichkeitsgrads nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sind.
48. Diese Rechtsprechungslinie weist jedoch eine gewisse Unklarheit hinsichtlich der Art und Weise auf, wie das Gericht diese „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ vornimmt. In manchen Urteilen beschränkt sich das Gericht darauf, seine Feststellungen zum Vorliegen oder Fehlen eines Ähnlichkeitsgrads bei jedem Aspekt der Zeichen zu wiederholen und daraus ohne besondere Begründung zu schließen, dass sie „insgesamt ähnlich“ oder im Gegenteil „insgesamt unähnlich“ sind(30). In anderen Urteilen begründet das Gericht seine Schlussfolgerung unter Hinweis auf die Vermarktungsbedingungen der betreffenden Waren oder auf eine etwaige „Neutralisierung“ der zuvor festgestellten Ähnlichkeiten(31).
49. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen ist ebenfalls mehrdeutig. Einerseits enthalten manche seiner Urteile Formulierungen, die mit der „strengen“ Rechtsprechungslinie des Gerichts übereinstimmen. So entscheidet der Gerichtshof regelmäßig, es lasse sich zwar nicht ausschließen, dass allein die klangliche oder die begriffliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könne; das Bestehen einer Verwechslungsgefahr sei jedoch im Rahmen einer umfassenden Beurteilung zu ermitteln, wobei diese Ähnlichkeit nur einer der relevanten Umstände sei(32). Der von den Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck hinsichtlich ihrer etwaigen Ähnlichkeiten in Bild, Klang und Bedeutung müsse daher im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung gewürdigt werden(33). Daraus folgt implizit aber zwangsläufig, dass das Vorliegen irgendeines Grades der Ähnlichkeit bei einem Aspekt der Zeichen dafür ausreicht, diese Zeichen als ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 anzusehen, so dass die genannte umfassende Beurteilung vorzunehmen ist.
50. Außerdem ergibt sich aus dem Urteil Ferrero/HABM(34), dass die Verwechslungsgefahr umfassend zu beurteilen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen „eine bestimmte, wenn auch geringe, Ähnlichkeit aufweisen“. Obwohl das im vorliegenden Fall aufgeworfene Problem mit Hilfe dieser Aussage nicht zweifelsfrei gelöst werden kann, lässt sich ihr zumindest entnehmen, dass die Anwendung der in Nr. 37 dieser Schlussanträge erwähnten Rechtsprechung eng begrenzt werden soll.
51. Andererseits gibt es in der Rechtsprechung des Gerichtshofs auch eine Reihe von Formulierungen, die sich mit der „flexiblen“ Rechtsprechungslinie des Gerichts decken. Insbesondere hat der Gerichtshof in demselben Urteil Ferrero/HABM(35) nicht ohne eine gewisse Zweideutigkeit ausgeführt, dass „die Ähnlichkeiten der Zeichen in Bild, Klang und Bedeutung umfassend zu beurteilen [sind], wobei die Würdigung einer etwaigen klanglichen Ähnlichkeit nur einer der relevanten Umstände ist“. Zudem hat der Gerichtshof im Urteil Wolf Oil/EUIPO(36) entschieden, dass „die Beurteilung der begrifflichen Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen von der umfassenden Beurteilung ihrer Ähnlichkeiten abgegrenzt werden muss; es handelt sich um zwei verschiedene Schritte im Rahmen der Prüfung der allgemeinen Verwechslungsgefahr, wobei der erste eine Voraussetzung für den zweiten ist“(37). Damit scheint der Gerichtshof anerkannt zu haben, dass es diesen zusätzlichen Prüfungsschritt gibt.
52. Entsprechende Unterschiede finden sich in der Rechtsprechung des Gerichts zu dem Stadium, in dem die Vermarktungsbedingungen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind und eine etwaige „Neutralisierung“ der festgestellten Ähnlichkeiten vorzunehmen ist.
53. Was als Erstes die Bedingungen betrifft, unter denen die fraglichen Waren oder Dienstleistungen vermarktet werden, so stellen diese in den Urteilen der „strengen“ Rechtsprechungslinie einen für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktor dar(38). Dieser Faktor bedeutet, dass das Gericht, wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen etwa üblicherweise in Selbstbedienungsgeschäften verkauft werden, so dass die kollidierenden Zeichen vom Verbraucher vor allem optisch wahrgenommen würden, den in bildlicher Hinsicht festgestellten Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden eine entscheidende Bedeutung beimisst, ohne jedoch die anderen Aspekte sowie alle relevanten Faktoren bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Acht zu lassen(39).
54. In anderen Urteilen hingegen, die wie das angefochtene Urteil der „flexiblen“ Rechtsprechungslinie zuzuordnen sind, werden die Vermarktungsbedingungen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Stadium des Vergleichs der Zeichen geprüft. Werden diese Waren oder Dienstleistungen dergestalt vermarktet, dass ihr bildlicher Aspekt für den Verbraucher vorrangig ist, und hat das Gericht in Bezug auf diesen Aspekt keine Ähnlichkeit festgestellt, so entscheidet es, dass die Zeichen, ungeachtet eines etwaigen Ähnlichkeitsgrads bei den anderen Aspekten der Zeichen, nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sind, ohne die anderen für eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren zu prüfen.
55. Der Gerichtshof hat sich hier noch nicht eindeutig für den einen oder den anderen Ansatz ausgesprochen. In der Tat deuten einige Entscheidungen des Gerichtshofs darauf hin, dass die Vermarktungsbedingungen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen einen für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen relevanten Faktor darstellen(40). Dagegen ergibt sich aus dem Urteil Il Ponte Finanziaria/HABM(41), dass es sich um einen für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Faktor handelt(42).
56. Was als Zweites die Frage der „Neutralisierung“ der zwischen den Zeichen bestehenden Ähnlichkeiten anbelangt, so können nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts Bedeutungsunterschiede zwischen den Zeichen unter bestimmten Voraussetzungen deren visuelle und klangliche Ähnlichkeiten „neutralisieren“. Für eine solche Neutralisierung ist erforderlich, dass zumindest eines der fraglichen Zeichen in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass diese Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können(43).
57. Auch zu der Frage, in welchem Stadium eine solche „Neutralisierung“ zu prüfen ist, findet sich in der Rechtsprechung des Gerichts keine eindeutige Antwort. In manchen Urteilen wird das Vorliegen einer möglichen „Neutralisierungswirkung“ im Stadium der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr geprüft(44). In anderen Urteilen prüft das Gericht diese Möglichkeit im Rahmen seiner Analyse der begrifflichen Ähnlichkeit(45) oder unmittelbar nach dem Vergleich zwischen den einzelnen Aspekten der Zeichen im Rahmen einer „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“(46).
58. Zudem hat es unterschiedliche Konsequenzen, wenn eine „Neutralisierungswirkung“ festgestellt wird. In manchen Fällen nimmt das Gericht trotzdem eine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vor, wobei es die anderen relevanten Faktoren prüft(47). In anderen Fällen entscheidet das Gericht, die Zeichen seien nicht ähnlich, und weist das Vorbringen zu diesen anderen Faktoren von vornherein zurück(48).
59. Auch hier ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs mehrdeutig. Mehrere Urteile lassen den Schluss zu, dass die „Neutralisierung“ der Ähnlichkeiten im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu erfolgen hat und das Gericht nicht von einer Prüfung der anderen für diese umfassende Beurteilung relevanten Faktoren entbindet(49). Außerdem hat der Gerichtshof im Urteil Mülhens/HABM(50) ausgeführt, die „Neutralisierungstheorie“ finde ihre Rechtfertigung speziell im umfassenden Charakter der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und im Grundsatz der Wechselbeziehung, was „impliziert, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen die zwischen ihnen bestehenden klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können“.
60. Dagegen ist im Urteil HABM/riha WeserGold Getränke(51) der entgegengesetzte Ansatz zu erkennen. In dem Urteil, gegen das in dieser Rechtssache ein Rechtsmittel eingelegt worden war, hatte das Gericht zum einen im Stadium des Zeichenvergleichs visuelle und klangliche Ähnlichkeiten der betreffenden Zeichen durch deren begriffliche Unähnlichkeit „neutralisiert“ und daraus geschlossen, dass die Zeichen „insgesamt unähnlich“ seien(52). Das Gericht hatte jedoch entschieden, der Beschwerdekammer sei insoweit ein Rechtsfehler unterlaufen, als sie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht geprüft habe –, wobei es sich, wie gesagt, um einen Faktor handelt, der nicht für die Ähnlichkeit der Zeichen, sondern für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Bedeutung ist. Der Gerichtshof hob das fragliche Urteil auf. Er war der Ansicht, da das Gericht festgestellt habe, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen „insgesamt unähnlich“ seien, sei die Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht mehr zu prüfen gewesen(53). Daraus folgt, dass das Gericht die visuellen und klanglichen Ähnlichkeiten der Zeichen im Stadium ihres Vergleichs „neutralisieren“ durfte und aufgrund der „Neutralisierungswirkung“ entscheiden musste, dass die kollidierenden Zeichen nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 waren; eine solche Entscheidung beendet nach der in Nr. 37 dieser Schlussanträge erwähnten Rechtsprechung die Prüfung des Widerspruchs.
61. Noch deutlicher hat der Gerichtshof im Urteil Wolf Oil/EUIPO(54) entschieden, dass „die Neutralisierung der visuellen und klanglichen Ähnlichkeiten der einander gegenüberstehenden Zeichen durch deren Bedeutungsunterschiede bei der Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit dieser Zeichen geprüft wird“(55). Außerdem hat der Gerichtshof in diesem Urteil den Ansatz des Gerichts bestätigt, das entschieden hatte, die Zeichen seien angesichts der festgestellten „Neutralisierungswirkung“ nicht ähnlich im Sinne dieser Bestimmung(56).
2. Resümee und Stellungnahme
62. Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Rechtsprechung des Gerichts und des Gerichtshofs zwei Methoden nebeneinander bestehen, was die Ähnlichkeit von Zeichen betrifft. Es gibt einerseits eine „strenge“ Methode, nach der sich das Gericht im Stadium des Zeichenvergleichs darauf beschränken muss, die bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekte zu vergleichen. Stellt es einen Ähnlichkeitsgrad bei (zumindest) einem dieser Aspekte fest, muss es daraus den Schluss ziehen, dass die Zeichen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ähnlich sind. Falls die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ebenfalls einander ähnlich sind, hat das Gericht die Verwechslungsgefahr umfassend zu beurteilen. Die Bedingungen, unter denen diese Waren oder Dienstleistungen vermarktet werden, und die etwaige „Neutralisierung“ der zwischen den Zeichen bestehenden Ähnlichkeiten durch deren Bedeutungsunterschied sind im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung zusammen mit allen übrigen relevanten Faktoren zu prüfen.
63. Es gibt andererseits eine „flexible“ Methode, nach der das Gericht nicht nur die Zeichen unter ihren bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekten vergleichen muss, sondern außerdem die für jeden Aspekt festgestellten Ähnlichkeitsgrade und Unterschiede in einem Stadium der „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ gegeneinander abzuwägen und dabei gegebenenfalls die Vermarktungsbedingungen und eine etwaige „Neutralisierungswirkung“ zu berücksichtigen hat. Sind die Unterschiede nach Ansicht des Gerichts größer als die Ähnlichkeiten, so muss es feststellen, dass die Zeichen (insgesamt) nicht ähnlich im Sinne des genannten Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sind, und von einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr absehen.
64. Zunächst bin ich der Auffassung, dass der Gerichtshof in der vorliegenden Rechtssache Stellung zugunsten der einen oder der anderen Methode beziehen muss. Der Gerichtshof muss die Rechtsprechung zum Markenrecht harmonisieren und insoweit eine klare und kohärente Linie vorgeben.
65. Im vorliegenden Fall handelt es sich, anders als Equivalenza suggeriert(57), nicht um eine Frage der bloßen Darstellung. In dieser Rechtssache geht es um den Umfang der Prüfung, die das Gericht vornehmen muss, wenn es über eine Klage entscheidet, die ein auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestütztes Widerspruchsverfahren zum Gegenstand hat. Dabei sind die Grenzen festzulegen, innerhalb deren das Gericht die in Nr. 37 dieser Schlussanträge erwähnte Rechtsprechung anwenden kann, die es von einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr entbindet. Würde die „flexible“ Methode durchgreifen, würde dies die Anwendung dieser Rechtsprechung erleichtern, während bei der „strengen“ Methode ein Rückgriff darauf erschwert würde.
66. Obwohl die Wahl zwischen den beiden Methoden zugegebenermaßen nicht leicht ist, bin ich nach Abwägung sämtlicher Umstände der Auffassung, dass das Gericht und der Gerichtshof sich an die in Nr. 62 dieser Schlussanträge beschriebene „strenge“ Methode halten sollten.
67. Die letztere Methode scheint mir als Erstes eher mit der Systematik von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 in Einklang zu stehen.
68. Insoweit weise ich darauf hin, dass sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung zwei miteinander zusammenhängende, aber doch getrennte Fragen zur Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ergeben: 1. Besteht eine solche Ähnlichkeit? 2. Reicht diese Ähnlichkeit aus, um beim Publikum eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen? Die in dieser Bestimmung vorgesehene Voraussetzung der Ähnlichkeit der Zeichen wäre bei Bejahung der ersten Frage folgerichtig als erfüllt anzusehen, und zwar ungeachtet der Antwort auf die zweite Frage.
69. Genau wie das EUIPO(58) meine ich, dass es zur Beantwortung der ersten Frage nur eines Vergleichs der kollidierenden Zeichen und der Feststellung bedarf, dass zwischen ihnen Gemeinsamkeiten im Bild, im Klang oder in der Bedeutung bestehen(59). Mit dieser ersten Prüfung der Zeichen wird ein begrenzter Zweck verfolgt. Damit soll nur die zwischen ihnen bestehende formale Verbindung bestimmt werden. Erst im Rahmen einer zweiten Prüfung(60), d. h. der umfassenden Beurteilung, mit der die zweite – fundamentale – Frage nach der Verwechslungsgefahr beantwortet werden soll, ist zu ermitteln, ob diese Gemeinsamkeiten unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen(61).
70. Zwar kann der Zeichenvergleich kein rein abstrakter Vorgang sein. Er muss immer unter dem Aspekt der (mutmaßlichen) Wahrnehmung durch einen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie erfolgen(62). Bei diesem Vergleich ist daher auf den „Gesamteindruck“ abzustellen, den der Verbraucher von diesen Zeichen nach dem Prinzip des unvollkommenen Bildes im Gedächtnis behalten hat(63). In diesem Kontext hat das Gericht, wenn es die kollidierenden Zeichen unter ihren bildlichen, klanglichen und begrifflichen Aspekten vergleicht und die bei jedem Aspekt bestehende Ähnlichkeit beurteilt, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegeneinander abzuwägen (wobei die ersteren nach diesem Gesamteindruck die letzteren verdrängen können oder umgekehrt); der bei dem jeweiligen Aspekt der Zeichen gegebenenfalls festgestellte Ähnlichkeitsgrad (gering, mittel oder hoch) ist eigentlich nur eine Vereinfachung der mit diesem Vergleich verbundenen Nuancen(64).
71. Es ist meines Erachtens jedoch eine Sache, beim Vergleich des bildlichen, klanglichen oder begrifflichen Aspekts der kollidierenden Zeichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegeneinander abzuwägen, um den Ähnlichkeitsgrad beim jeweiligen Aspekt zu beurteilen. Eine andere Sache ist es, die bei diesen verschiedenen Aspekten festgestellten Ähnlichkeitsgrade und Unterschiede gegeneinander abzuwägen.
72. Wie das EUIPO im Kern geltend macht(65), begründen zwei aufeinanderfolgende Abwägungen (einmal zwischen den bei einem Aspekt der Zeichen festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschieden für die Beurteilung, ob bei diesem Aspekt ein Ähnlichkeitsgrad vorliegt; ein weiteres Mal zwischen den bei den verschiedenen Aspekten der Zeichen bestehenden Ähnlichkeiten und Unterschieden für die „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ dieser Zeichen) die Gefahr einer übermäßigen Vereinfachung ihrer Ähnlichkeit, wodurch möglicherweise Faktoren verdeckt werden, mit denen bei Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls eine Verwechslungsgefahr hätte nachgewiesen werden können. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass sich nicht ausschließen lässt, dass eine zwischen zwei Zeichen bestehende rein klangliche oder rein begriffliche Ähnlichkeit unter bestimmten Umständen eine Verwechslungsgefahr begründen kann(66).
73. Die „flexible“ Methode des Zeichenvergleichs und das Stadium der „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ führen somit meines Erachtens tendenziell dazu, dass die beiden in Nr. 69 dieser Schlussanträge beschriebenen Prüfungen miteinander vermischt werden und dass über den mit dem Zeichenvergleich verfolgten Zweck hinausgegangen wird. Bei dieser Methode besteht die Gefahr, dass die Entscheidung darüber, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, im Stadium dieses Vergleichs präjudiziert wird.
74. Ich muss hier betonen, dass sich die Frage, ob die Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr hervorzurufen, nicht ohne Berücksichtigung der übrigen für eine umfassende Beurteilung dieser Gefahr relevanten Faktoren sowie des Grundsatzes der Wechselbeziehung beantworten lässt, wonach diese Beurteilung so weit wie möglich mit der tatsächlichen Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht werden soll(67). Faktoren wie etwa der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind insoweit von entscheidender Bedeutung. Ein sehr aufmerksamer Verbraucher wird Unterschiede wahrnehmen, die ein wenig aufmerksamer Verbraucher nicht bemerken würde. Ebenso wird das Publikum bei einer älteren Marke, die sehr unterscheidungskräftig ist, da sie aus originellen Elementen besteht, den Unterschieden zwischen den kollidierenden Zeichen kaum Bedeutung beimessen, während es bei einer kennzeichnungsschwachen Marke, die aus beschreibenden, suggestiven oder allgemeinen Elementen besteht, mehr Gewicht auf ihre Unterschiede legen wird(68).
75. Zudem bin ich ebenso wie das EUIPO(69) der Ansicht, dass das Gericht weder wegen der Bedingungen für die Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen noch wegen einer etwaigen „Neutralisierungswirkung“ von vornherein – im Stadium des Vergleichs der Zeichen – einen bei einem ihrer Aspekte festgestellten Grad an Ähnlichkeit „eliminieren“ darf (erst recht nicht, wenn es sich wie hier um einen mittleren Grad klanglicher Ähnlichkeit handelt).
76. Zum einen beinhaltet nämlich die Berücksichtigung der Vermarktungsbedingungen der fraglichen Waren oder Dienstleistungen naturgemäß eine auf einer Prognose beruhende Prüfung der potenziellen Verwendung der kollidierenden Zeichen auf dem Markt, wie sie für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr charakteristisch ist(70). Es geht nicht mehr darum, die Zeichen zu vergleichen, um ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden, sondern darum, zu ermitteln, inwieweit die festgestellten Ähnlichkeiten zur Annahme einer Verwechslungsgefahr beitragen. Werden Waren beispielsweise dergestalt verkauft, dass der Verbraucher mit den kollidierenden Zeichen vor allem visuell konfrontiert würde, ergibt sich daraus meines Erachtens nur, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass ihre klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr begründet. Diese Möglichkeit kann aber nicht ausgeschlossen werden und hängt von allen Faktoren dieser umfassenden Beurteilung ab. Folglich kann sich das Gericht nicht damit begnügen, eine solche Ähnlichkeit im Stadium des Zeichenvergleichs zu ignorieren.
77. Dem Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer(71) lässt sich nach meiner Meinung keine andere Auslegung entnehmen. Ich verstehe dieses Urteil ebenso wie das EUIPO(72) in dem Sinne, dass zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr die kollidierenden Zeichen namentlich unter ihren verschiedenen Aspekten verglichen werden müssen und dass, falls dabei ein Ähnlichkeitsgrad in Bezug auf einen Aspekt festgestellt wird, die „Bedeutung“ dieser Feststellung für den Nachweis der Verwechslungsgefahr „beurteilt“ werden muss, wobei insbesondere die Vermarktungsbedingungen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. Der Gerichtshof wollte, mit anderen Worten, lediglich klarstellen, inwieweit die Feststellung, dass zwischen den Zeichen ein Grad der Ähnlichkeit hinsichtlich eines bestimmten Aspekts besteht (in jenem Fall handelte es sich um eine klangliche Ähnlichkeit), – unbeschadet der übrigen relevanten Faktoren – belegt, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben ist(73).
78. Zum anderen hat auch die „Neutralisierungstheorie“ naturgemäß ihren Platz im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Diese Theorie besagt nur, dass die zwischen zwei kollidierenden Zeichen bestehenden begrifflichen Unterschiede die Gefahr verringern können, dass der Verbraucher die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen trotz der bildlichen und/oder der klanglichen Ähnlichkeit dieser Zeichen verwechselt. In einem solchen Fall wird die Wirkung dieser Ähnlichkeiten auf die Wahrnehmung der Zeichen durch den Verbraucher „weitgehend abgeschwächt“(74). Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, dass diese Ähnlichkeiten unter gewissen Umständen gleichwohl eine Verwechslungsgefahr hervorrufen(75). Deshalb kann die Feststellung einer etwaigen „Neutralisierung“ nach meiner Ansicht das Gericht nicht dazu berechtigen, diese Ähnlichkeiten im Stadium des Vergleichs der Zeichen zu eliminieren und von einer Prüfung der übrigen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren abzusehen(76).
79. Als Zweites scheint mir die „strenge“ Methode auch mehr mit der Zielsetzung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 in Einklang zu stehen. Mit dieser Bestimmung sollen im Wesentlichen die Wettbewerbsinteressen von Wirtschaftsteilnehmern dadurch geschützt werden, dass die Eintragung von Zeichen verhindert wird, die die Herkunftsfunktion ihrer Marken beeinträchtigen könnten(77).
80. In Anbetracht dieser Zielsetzung sollte einem Markeninhaber, der gegen die Eintragung eines Zeichens Widerspruch einlegt, meines Erachtens eine angemessene Gelegenheit für den Nachweis gegeben werden, dass eine Verwechslungsgefahr besteht und er Schutz benötigt. Er sollte insbesondere dartun können, dass z. B. die bloße begriffliche oder klangliche Ähnlichkeit der Zeichen bei Berücksichtigung aller Umstände zur Begründung einer Verwechslungsgefahr ausreicht(78). Insoweit sollte die Ähnlichkeit der Zeichen eine Mindestvoraussetzung für den Zugang zu diesem Schutz bleiben, wobei diese Voraussetzung abgesehen von Fällen, in denen sie ganz offensichtlich nicht erfüllt ist, nicht dazu dienen sollte, jede Debatte über die Verwechslungsgefahr zu unterbinden(79). Die in Nr. 37 dieser Schlussanträge erwähnte Rechtsprechung sollte daher zurückhaltend angewandt werden.
81. Die „strenge“ Methode scheint mir auch nicht über das hinauszugehen, was für den mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 bezweckten Schutz erforderlich ist.
82. Die Pflicht zu einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr, wenn ein Ähnlichkeitsgrad bei einem Aspekt der kollidierenden Zeichen festgestellt wird, bedeutet insbesondere nicht, dass automatisch (und somit zu oft) eine solche Gefahr angenommen werden müsste, und zwar auch dann nicht, wenn die fraglichen Waren oder Dienstleistungen identisch sind(80).
83. Durch die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr soll nämlich in jedem Einzelfall ermittelt werden, ob die ältere Marke, auf die der Widerspruch gestützt ist, entsprechend dem mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgten Ziel schutzwürdig ist. Daher kann der Umstand, dass die kollidierenden Zeichen ebenso wie die betreffenden Waren oder Dienstleistungen einander ähnlich sind, für sich allein das Ergebnis dieser Beurteilung nicht maßgeblich bestimmen. Vor allem kommt es insoweit entscheidend auf die Kennzeichnungskraft dieser älteren Marke an. Zwar ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Verwechslungsgefahr umso größer, je kennzeichnungskräftiger sich die ältere Marke darstellt(81); diese Aussage lässt sich aber auch umkehren. Bei einer kennzeichnungsschwachen Marke, die somit nur wenig geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, müsste der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen hoch sein, um die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu rechtfertigen, da andernfalls die Gefahr bestünde, der Marke und ihrem Inhaber einen übertriebenen Schutz zu gewähren(82).
84. Zwar lassen einige Urteile in diesem Zusammenhang eine Abweichung erkennen. So entscheidet das Gericht bisweilen, allein die Feststellung der Identität der Waren und einer gewissen, selbst schwachen Ähnlichkeit der Zeichen sei unabhängig von der schwachen Unterscheidungskraft der älteren Marke jedenfalls ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen(83). Diese Urteile entfernen sich nach meinem Dafürhalten von dem mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgten Ziel und führen zu dem hinlänglich kommentierten Problem eines „überzogenen Schutzes“ schwacher Marken(84).
85. Wenngleich es sich hierbei um ein echtes Problem handelt, liegt die Lösung nach meiner Meinung dennoch nicht in der „flexiblen“ Methode des Zeichenvergleichs. Sie ist vielmehr darin zu finden, dass die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr neu gewichtet werden muss.
86. Als Drittes sprechen meines Erachtens Erwägungen der Rechtssicherheit gegen die Anwendung der „flexiblen“ Methode. Dieser Grundsatz verlangt nach meiner Ansicht u. a., dass Argumentationen und Entscheidungen möglichst transparent bzw. vorhersehbar sind. In den Urteilen des Gerichts ist das Stadium der „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ aber oft durch eine gewisse Unklarheit gekennzeichnet(85), und die damit verbundene doppelte Abwägung der zwischen den Zeichen bestehenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede beeinträchtigt die Vorhersehbarkeit des Ergebnisses des Zeichenvergleichs(86). Im Gegensatz dazu bietet die „strenge“ Methode in meinen Augen eine in dieser Hinsicht eindeutige Argumentation.
87. Zuletzt würde eine Bevorzugung der „flexiblen“ Methode unvermeidlich zu Spannungen mit der Rechtsprechung führen, die zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ergangen ist(87). In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass sich der Gerichtshof im Rahmen dieser Bestimmung für ein „strenges“ Vorgehen ausgesprochen hat: Stellt das Gericht eine gewisse, wenn auch geringe, Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung fest, so hat es eine umfassende Beurteilung der relevanten Faktoren vorzunehmen, um zu ermitteln, ob die angesprochenen Verkehrskreise diese Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen(88). Die Spannungen wären umso größer, da die Voraussetzung der Ähnlichkeit der Zeichen, die sowohl in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b als auch in Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung vorgesehen ist, im Rahmen der einen wie der anderen Bestimmung grundsätzlich auf die gleiche Art zu beurteilen ist(89).
3. Entscheidung über den dritten und den vierten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes des EUIPO
88. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen halte ich den dritten und den vierten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes des EUIPO für begründet. Indem das Gericht in den Rn. 46 bis 54 des angefochtenen Urteils eine „Gesamtbeurteilung der Ähnlichkeit“ vornahm, wobei es in den Rn. 48, 51 und 53 dieses Urteils die Vermarktungsbedingungen der betreffenden Waren sowie in Rn. 54 des Urteils einen zwischen den Zeichen bestehenden begrifflichen Unterschied berücksichtigte, und indem es schließlich in Rn. 55 des Urteils zu der Schlussfolgerung kam, dass „die einander gegenüberstehenden Zeichen trotz ihrer mittleren klanglichen Ähnlichkeit … ihrem Gesamteindruck nach nicht ähnlich im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 sind“, hat es meines Erachtens gegen diese Bestimmung verstoßen.
89. Diese Rechtsfehler führen in meinen Augen zur Rechtswidrigkeit des Tenors des angefochtenen Urteils. Das Gericht konnte nämlich in Nr. 1 dieses Tenors die streitige Entscheidung, mit der eine Verwechslungsgefahr festgestellt worden war, nicht rechtswirksam aufheben, ohne diese Gefahr anhand der in Nr. 62 dieser Schlussanträge beschriebenen Methode zuvor umfassend beurteilt zu haben. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, dieses Urteil unabhängig von der Entscheidung über den ersten und den zweiten Teil des einzigen Rechtsmittelgrundes aufzuheben.
VII. Ergebnis
90. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 7. März 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T‑6/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:119), aufzuheben.
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