Vorläufige Fassung
URTEIL DES GERICHTS (Achte erweiterte Kammer)
2. Juli 2025(* )
„ Unionsmarke – Verfallsverfahren – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Wortmarke TESTAROSSA – Ernsthafte Benutzung der Marke – Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) – Benutzung durch Dritte – Art der Benutzung – Stillschweigende Zustimmung des Inhabers der Marke – Nachweis der ernsthaften Benutzung – Verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug) “
In der Rechtssache T‑1104/23,
Ferrari SpA mit Sitz in Modena (Italien), vertreten durch Rechtsanwältinnen K. Muraro und G. Russo sowie Rechtsanwalt C. Comolli Acquaviva,
Klägerin,
gegen
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch E. Markakis als Bevollmächtigten,
Beklagter,
anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelfer vor dem Gericht:
Kurt Hesse, wohnhaft in Nürnberg (Deutschland), vertreten durch Rechtsanwalt M. Krogmann,
erlässt
DAS GERICHT (Achte erweiterte Kammer)
unter Mitwirkung des Präsidenten A. Kornezov (Berichterstatter), der Richter G. De Baere, D. Petrlík und K. Kecsmár sowie der Richterin S. Kingston,
Kanzler: G. Mitrev, Verwaltungsrat,
aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2024
folgendes
Urteil
1 Mit ihrer Klage nach Art. 263 AEUV beantragt die Klägerin, die Ferrari SpA, die Aufhebung und Abänderung der Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 29. August 2023 (Sache R 887/2016-5) (im Folgenden: angefochtene Entscheidung).
Vorgeschichte des Rechtsstreits
2 Mit einer internationalen Registrierung vom 17. Oktober 2006, in der die Europäische Union benannt ist und die am 8. Februar 2007 beim EUIPO einging, beantragte die Ferrari SpA den Schutz der Wortmarke TESTAROSSA in der Union.
3 Die internationale Registrierung wurde am 12. Februar 2007 im Blatt für Gemeinschaftsmarken veröffentlicht und am 17. Dezember 2007 in das Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen.
4 Die angegriffene Marke erfasst u. a. Waren der Klasse 28 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung, die folgender Beschreibung entsprachen: „[v]erkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug), Baukastenspielzeug und seine Verbindungsstücke, Spielzeugbausätze (Bausteine)“.
5 Am 14. November 2014 stellte der Streithelfer, Herr Kurt Hesse, gemäß Art. 158 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in geänderter Fassung (jetzt Art. 198 Abs. 2 der Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [ABl. 2017, L 154, S. 1]) in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001) einen Antrag auf Nichtigerklärung der Wirkungen der internationalen Registrierung für die oben in Rn. 4 genannten Waren.
6 Mit Entscheidung vom 18. März 2016 gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Erklärung des Verfalls teilweise statt. Sie wies diesen Antrag in Bezug auf „verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)“ (im Folgenden: Modellfahrzeuge) zurück, gab ihm jedoch in Bezug auf die anderen Waren der Klasse 28 statt.
7 Am 12. Mai 2016 legte der Streithelfer Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein und beantragte ihre teilweise Aufhebung, soweit die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge zurückgewiesen hatte.
8 Am 17. Oktober 2016 beantragte die Klägerin im Rahmen einer Anschlussbeschwerde ebenfalls die teilweise Aufhebung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung, soweit diese die angegriffene Marke für „Baukastenspielzeug und seine Verbindungsstücke, Spielzeugbausätze (Bausteine)“ der Klasse 28 für verfallen erklärt hatte.
9 Mit der angefochtenen Entscheidung gab die Beschwerdekammer der Beschwerde des Streithelfers statt und wies die Beschwerde der Klägerin zurück. Somit wurden die Rechte der Klägerin an der angegriffenen Marke für alle oben in Rn. 4 genannten Waren für verfallen erklärt.
Anträge der Parteien
10 Die Klägerin beantragt,
– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
– die angefochtene Entscheidung abzuändern, soweit die ernsthafte Benutzung der in Rede stehenden Marke für Modellfahrzeuge nachgewiesen wurde;
– dem EUIPO und dem Streithelfer die im Verfahren vor der Beschwerdekammer und im vorliegenden Verfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.
11 Das EUIPO beantragt,
– die Klage abzuweisen;
– der Klägerin im Fall der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung die Kosten aufzuerlegen.
12 Der Streithelfer beantragt,
– die Klage abzuweisen;
– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zur Bestimmung des in zeitlicher Hinsicht anwendbaren materiellen und formellen Rechts
13 In Anbetracht des Zeitpunkts der Einreichung des in Rede stehenden Antrags auf Verfallserklärung, nämlich des 14. November 2014, der für die Ermittlung des anwendbaren materiellen Rechts maßgeblich ist, unterliegt der Sachverhalt des vorliegenden Falls den materiellen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Juni 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:471, Rn. 2, und vom 3. Juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, Rn. 3).
14 Insoweit geht aus Art. 55 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 hervor, dass eine etwaige Erklärung des Verfalls auf den Zeitpunkt der Antragstellung zurückwirkt. Da im Übrigen nach ständiger Rechtsprechung bei Verfahrensvorschriften im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass sie ab dem Datum ihres Inkrafttretens Anwendung finden (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2012, Kommission/Spanien, C‑610/10, EU:C:2012:781, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung), unterliegt der Rechtsstreit den Verfahrensvorschriften der Verordnung 2017/1001. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Rechtsstreit in Bezug auf den Nachweis der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke, insbesondere in Anwendung von Art. 82 Abs. 2 Buchst. d, f und i der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EG) 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (ABl. 2018, L 104, S. 1), den Bestimmungen der Verordnung Nr. 2868/95 unterliegt (Urteil vom 24. März 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann [Power Stars], T 588/19, nicht veröffentlicht, EU:T:2021:157, Rn. 20).
15 Folglich sind im vorliegenden Fall, was die materiell-rechtlichen Bestimmungen betrifft, die Bezugnahmen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung sowie der Parteien in ihren Schriftsätzen auf die Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 als Bezugnahmen auf die inhaltlich identischen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 zu verstehen.
Zum Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
Zur Tragweite des ersten Klageantrags
16 Mit ihrem ersten Antrag beantragt die Klägerin ohne weitere Erläuterung die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.
17 Aus einer Gesamtbetrachtung der Klageschrift geht jedoch hervor, dass sie die angefochtene Entscheidung nicht angreift, soweit damit ihre auf Aufhebung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung gerichtete Beschwerde insoweit zurückgewiesen wurde, als die Nichtigkeitsabteilung die angegriffene Marke für „Baukastenspielzeug und seine Verbindungsstücke, Spielzeugbausätze (Bausteine)“ der Klasse 28 für verfallen erklärt hatte.
18 Daraus folgt, dass die Klägerin in Wirklichkeit nur die teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt, nämlich insoweit, als die Beschwerdekammer die angegriffene Marke für Modellfahrzeuge der Klasse 28 für verfallen erklärt hat.
Zur Begründetheit
19 Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend, mit denen sie im Wesentlichen erstens einen Begründungsmangel rügt, da bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke nicht alle relevanten Faktoren berücksichtigt worden seien, und zweitens einen Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, da die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt habe, dass die Klägerin eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge nicht nachgewiesen habe.
20 Zunächst ist der zweite Klagegrund zu prüfen.
21 Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 wird eine Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf Widerklage in einem Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren, der sich im vorliegenden Fall vom 14. November 2009 bis einschließlich 13. November 2014 erstreckt (im Folgenden: relevanter Zeitraum), in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
22 Nach Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95, die gemäß Regel 40 Abs. 5 dieser Verordnung entsprechend für Verfallsverfahren gilt, muss sich der Nachweis der Benutzung auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke beziehen. Nach Regel 22 Abs. 4 dieser Verordnung beschränken sich die Beweismittel grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Art. 78 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 genannten schriftlichen Erklärungen.
23 So wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen (vgl. entsprechend Urteil vom 11. März 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, Rn. 43). Überdies setzt die Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke voraus, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (vgl. Urteile vom 18. März 2015, Naazneen Investments/HABM – Energy Brands [SMART WATER], T‑250/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:160, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 11. Januar 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences [Gufic], T‑346/21, EU:T:2023:2, Rn. 22 [nicht veröffentlicht] und die dort angeführte Rechtsprechung).
24 Außerdem lässt sich die ernsthafte Benutzung einer Marke nicht durch Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Gegebenheiten beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (vgl. Urteil vom 23. September 2009, Cohausz/HABM – Izquierdo Faces [acopat], T‑409/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:354, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).
25 Nach ständiger Rechtsprechung ist die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können; insbesondere sind dabei Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke zu berücksichtigen (vgl. Urteil vom 18. März 2015, SMART WATER, T‑250/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:160, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).
26 Was insbesondere die Merkmale des Marktes für Modellfahrzeuge betrifft, hatte der Gerichtshof bereits Gelegenheit, in seinem Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), die Frage zu prüfen, ob eine Marke, wenn sie wie im vorliegenden Fall sowohl für Kraftfahrzeuge als auch für Spielzeug eingetragen ist, die Anbringung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen der genannten Marke durch einen Dritten ohne Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung dieser Modelle eine Benutzung darstellt, die der Inhaber der Marke verbieten darf.
27 In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof ausgeführt, dass die Ausübung des ausschließlichen Rechts des Inhabers der Marke auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, Rn. 21).
28 Folglich kann die Anbringung eines mit einer für Spielzeug eingetragenen Marke identischen Zeichens durch einen Dritten auf Modellfahrzeugen gemäß Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 nur verboten werden, wenn sie die Funktionen dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, Rn. 22).
29 Die Frage, ob eine solche Anbringung die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, muss unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Markts für Modellfahrzeuge beurteilt werden. Insoweit ist zu prüfen, ob der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher daran gewöhnt ist, dass Modellfahrzeuge sich an reale Vorbilder anlehnen, und ob er sogar weitgehend Wert auf absolute Originaltreue legt, so dass er in der Lage ist, die Anbringung der Marke des Automobilherstellers auf solchen Modellfahrzeugen lediglich als Hinweis darauf zu verstehen, dass es sich um eine Nachbildung eines Fahrzeugs dieser Marke in verkleinertem Maßstab handele. In einem solchen Fall würden die maßgeblichen Verkehrskreise das mit der genannten Marke identische Zeichen auf den von einem Dritten vertriebenen Modellfahrzeugen nach Ansicht des Gerichtshofs nicht als Angabe darüber verstehen, dass diese Waren vom Automobilhersteller oder einem mit diesem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten, so dass eine solche Benutzung die Hauptfunktion dieser Marke als für Spielzeug eingetragene Marke nicht beeinträchtigen würde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel, C‑48/05, EU:C:2007:55, Rn. 23 und 24).
30 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass der Markt für Modellfahrzeuge durch die Koexistenz von unabhängigen Spielzeugherstellern – die Marken, die auch für Automobile eingetragen sind, wie die angegriffene Marke, als bloße Hinweise darauf verwenden, dass ein Modellfahrzeug eine originalgetreue Nachbildung eines realen Automobilmodells ist – und Modellfahrzeugen, die direkt von den Inhabern solcher Marken oder von Unternehmen, die mit ihnen wirtschaftlich verbunden sind, insbesondere im Rahmen einer Lizenz, hergestellt und vermarktet werden, gekennzeichnet ist.
31 Die Beschwerdekammer hat außerdem festgestellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise – je nach den Angaben auf den Verpackungen – an Modellfahrzeuge mit oder ohne Lizenz des Automobilherstellers gewöhnt seien. Die Parteien bestreiten diese Feststellungen nicht.
32 Daraus folgt, dass ein Dritter eine solche Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers benutzen darf, sofern sich seine Benutzung der Marke auf einem Modellfahrzeug darauf beschränkt, die maßgeblichen Verkehrskreise darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem Modell um eine originalgetreue Nachbildung eines realen Automobilmodells handelt.
33 Geht die Benutzung der Marke durch einen Dritten hingegen über einen bloßen Hinweis auf die originalgetreue Nachbildung hinaus, indem beim Vertrieb der betreffenden Modellfahrzeuge beispielsweise, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, auf eine mit dem Inhaber dieser Marke geschlossene Lizenzvereinbarung verwiesen wird, wird eine solche Benutzung als Hinweis darauf aufgefasst, dass diese Waren vom Automobilhersteller oder von einem Unternehmen stammen, das durch eine solche Vereinbarung wirtschaftlich mit diesem verbunden ist. Eine solche Benutzung stünde im Einklang mit der Hauptfunktion der Marke, nämlich auf die betriebliche Herkunft der Ware hinzuweisen. In diesem Fall ist der Markeninhaber berechtigt, sich einer solchen Benutzung seiner Marke durch einen Dritten, die ohne seine Zustimmung erfolgt, zu widersetzen.
34 Im Licht dieser Erwägungen ist das Vorbringen der Klägerin zu prüfen.
35 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich der Nachweis der Benutzung zwar, wie oben in Rn. 22 festgestellt, auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der angegriffenen Marke beziehen muss, die Beschwerdekammer sich aber in der angefochtenen Entscheidung auf die Beurteilung der Art der Benutzung der angegriffenen Marke beschränkt hat, wie das EUIPO im Übrigen in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat. Unter diesen Umständen ist dieses Kriterium das einzige, das in der vorliegenden Rechtssache der Kontrolle des Gerichts unterliegt.
36 Darüber hinaus steht außer Streit, dass die von der Klägerin vorgelegten Beweise die angegriffene Marke manchmal in der Form enthalten, in der sie eingetragen wurde, nämlich TESTAROSSA, manchmal aber auch in der Form von zwei getrennten Wortbestandteilen, nämlich „testa“ und „rossa“, diese Abweichung jedoch, wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke hat, so dass zwischen diesen beiden Verwendungsformen nicht zu differenzieren ist.
37 Ferner hat die Beschwerdekammer im Hinblick auf die Beweise für die Benutzung der angegriffenen Marke durch das Unternehmen Amalgam festgestellt, dass sich diese Beweismittel lediglich auf großformatige Nachbildungen bezogen hätten, die nicht als Spielzeug bestimmt gewesen seien, so dass sie keine Benutzung der angegriffenen Marke für die von ihr erfassten Waren belegten. Sie hat diese Beweise daher als irrelevant zurückgewiesen. In der Anhörung zu diesem Punkt befragt, hat die Klägerin angegeben, diesen Aspekt der angefochtenen Entscheidung nicht zu beanstanden.
38 Schließlich steht fest, dass im relevanten Zeitraum Testarossa-Modellfahrzeuge nicht von der Klägerin selbst, sondern von Dritten, d. h. von den Herstellern solcher Modellfahrzeuge, vermarktet wurden.
39 Im Hinblick auf diese Vorüberlegungen ist erstens zu prüfen, ob die angegriffene Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wurde, und zweitens, wenn ja, ob diese Benutzung mit Zustimmung der Klägerin erfolgte.
– Zur Benutzung der angegriffenen Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion
40 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer im Wesentlichen die Ansicht vertreten, dass sich die Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte darauf beschränke, darauf hinzuweisen, dass die in Rede stehenden Modellfahrzeuge originalgetreue Nachbildungen echter Testarossa-Automobile seien. Zu diesem Ergebnis ist sie insbesondere aufgrund der Feststellung gelangt, dass auf den von der Klägerin vorgelegten Beweisen die Marken Dritter die Verpackung dieser Modellfahrzeuge dominierten, dass die Angabe „Ferrari Official Licensed Product“ (offizielles lizenziertes Ferrari-Produkt) (im Folgenden: Angabe „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“) nicht auf die angegriffene Marke verweise und dass diese nicht mit den Symbolen „TM“ oder „®“ versehen sei, so dass diese Marke nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Modellfahrzeuge verwendet worden sei. Die Beschwerdekammer hat dem hinzugefügt, dass die Tatsache, dass die angegriffene Marke von Dritten auf Modellfahrzeugen angebracht wurde, die von diesen mit unterschiedlichen Qualitätsstandards hergestellt und zu unterschiedlichen Preisen vermarktet wurden, gegen die Schlussfolgerung spreche, dass die angegriffene Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware benutzt worden sei.
41 Die Klägerin macht geltend, dass sich die Benutzung der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge nicht darauf beschränkt habe, darauf hinzuweisen, dass es sich um die verkleinerte Nachbildung eines Fahrzeugs dieser Marke handele, da die von ihr vorgelegten Beweise zeigten, dass die angegriffene Marke im Rahmen von Lizenzen benutzt worden sei, die sie Dritten erteilt habe, so dass die angegriffene Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt worden sei. Die Klägerin macht ferner geltend, dass die fehlende Verwendung der Symbole „TM“ und „®“ neben der angegriffenen Marke nicht bedeuten könne, dass diese nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt worden sei.
42 Das EUIPO, unterstützt durch den Streithelfer, argumentiert, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt habe, dass die Beweise keine Benutzung der angegriffenen Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion belegten, da es sich bei den Marken, die die betriebliche Herkunft der Waren kennzeichneten, nicht um die angegriffene Marke handele, sondern um verschiedene andere Marken, darunter Marken unabhängiger Spielzeughersteller. Es fügt hinzu, dass diese Beweise lediglich belegten, dass die angegriffene Marke als Referenz verwendet worden sei, um auf eine originalgetreue Nachbildung des echten Automobilmodells Testarossa hinzuweisen.
43 Hierzu ist erstens festzustellen, dass die Klägerin mehrere Kataloge der Firma Bburago vorgelegt hat, in denen die angegriffene Marke abgebildet ist. Diese Kataloge aus den Jahren 2011 bis 2015 tragen den Titel „Ferrari Race and Play“ und zeigen zahlreiche verkleinerte Nachbildungen von Ferrari-Fahrzeugen, darunter auch solche von Testarossa-Fahrzeugen. Zudem enthalten die meisten dieser Kataloge auf ihren Titelseiten den Hinweis „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ sowie die folgende Angabe: „Hergestellt unter Lizenz der Ferrari Spa. FERRARI, das Bildelement ‚SICH AUFBÄUMENDES PFERD‘ sowie alle damit verbundenen Logos und unterscheidungskräftigen Geschmacksmuster sind Eigentum der FERRARI Spa. Die Geschmacksmuster der Karosserien von FERRARI-Fahrzeugen sind als Eigentum von FERRARI gemäß den Verordnungen über Geschmacksmuster, Marken und Produktdesign geschützt“. In allen diesen Katalogen erscheint die angegriffene Marke unter den Fotos von Testarossa-Modellfahrzeugen. In der linken oberen Ecke des Katalogs erscheint auch das Logo des Unternehmens Bburago, während in der oberen Mitte die Wortmarke Ferrari hervorgehoben ist.
44 Die Klägerin hat auch Beweise für die Benutzung der angegriffenen Marke durch das Unternehmen Hachette vorgelegt, die u. a. aus Fotografien von Testarossa-Modellfahrzeugen in ihren Verpackungen bestehen. Die angegriffene Marke befindet sich in großen Buchstaben auf dem oberen Teil der Verpackung sowie auf dem Sockel des Modellfahrzeugs. Die Wortmarke Ferrari befindet sich in sehr großen Buchstaben neben einem sich aufbäumenden Pferd im oberen Teil der Verpackung. Außerdem ist der Schriftzug „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ deutlich lesbar auf dem unteren Teil der Verpackung angebracht. Der Schriftzug „Hachette“ befindet sich am unteren Rand der Verpackung.
45 Hierzu ist zum einen darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt hat, die Verpackungen der in Rede stehenden Modellfahrzeuge würden von den Marken Dritter „dominiert“. Diese Feststellung entspricht nicht dem oben in den Rn. 43 und 44 festgestellten Sachverhalt.
46 Diese Schlussfolgerung wird nicht durch die auch vom EUIPO und dem Streithelfer unterstützte Behauptung der Beschwerdekammer in Frage gestellt, dass die angegriffene Marke zusammen mit anderen Marken benutzt worden sei, die teils der Klägerin und teils anderen Unternehmen gehörten. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke nämlich erfüllt sein, wenn diese Marke zusammen mit einer anderen Marke benutzt wird, sofern die erste Marke weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Ware wahrgenommen wird (vgl. Urteil vom 23. September 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg [Form eines Grashalms in einer Flasche], T‑796/16, EU:T:2020:439, Rn. 142 und die dort angeführte Rechtsprechung).
47 Dies ist hier der Fall. Auf den oben genannten Beweisen befinden sich nämlich nicht nur die angegriffene Marke als solche, die deutlich sichtbar ist, sondern auch die Bildmarke Ferrari, die ein sich aufbäumendes Pferd zeigt, die Wortmarke Ferrari und vor allem der Hinweis „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ sowie die Marken von Dritten, die Hersteller dieser Modellfahrzeuge sind. Diese Angaben ermöglichen es den maßgeblichen Verkehrskreisen, zu verstehen, dass die mit der angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeuge von einem Dritten unter Lizenz der Klägerin hergestellt werden, so dass eine solche Benutzung der angegriffenen Marke ihrer Hauptfunktion entspricht, den Verbrauchern die gewerbliche Herkunft dieser Waren zu garantieren.
48 Der von der Beschwerdekammer festgestellte bloße Umstand, dass die Testarossa-Modellfahrzeuge von verschiedenen Unternehmen vertrieben werden und sich in Qualität und Preis unterscheiden, lässt nicht den Schluss zu, dass diese Benutzung nicht der Hauptfunktion der Marke entspricht. Wie oben in Rn. 47 festgestellt, bringen die Drittunternehmen nämlich auf der Verpackung ihrer Waren oder in ihren Katalogen den Hinweis „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ an und stellen damit eine klare Verbindung zur Klägerin als Inhaberin der angegriffenen Marke her, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise auf diese Weise auf die betriebliche Herkunft der Waren hingewiesen werden.
49 Darüber hinaus ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer ohne Belang, dass die Angaben „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ als solche nicht auf die angegriffene Marke verweisen, da zum einen die angegriffene Marke deutlich neben diesen Angaben oder in den Katalogen unter den Fotos der betreffenden Modellfahrzeuge erscheint und zum anderen die maßgeblichen Verkehrskreise aufgrund dieser Angaben eine Verbindung zwischen der Klägerin als Inhaberin der angegriffenen Marke und den Spielzeugherstellern, die die in Rede stehenden Waren unter dieser Marke vermarkten, herstellen werden.
50 Es ist nämlich allgemein bekannt, dass auf dem Automobilmarkt Automobile zugleich unter einer ersten Marke, die den Hersteller dieses Fahrzeugs bezeichnet, und unter einer zweiten Marke, die das Modell dieses Fahrzeugs bezeichnet, vermarktet werden. Diese Erwägungen sind auch für den Markt für Modellfahrzeuge relevant, weil diese als originalgetreue Nachbildungen echter Automobile gelten sollen, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, sich gleichzeitig auf die Marke des Herstellers und die Marke des spezifischen Modells zu beziehen. Daher entspricht die Verbindung zwischen der Benutzung der Marke Ferrari und der angegriffenen Marke auf den Verpackungen und Katalogen den Marktgewohnheiten.
51 Zweitens ist in Übereinstimmung mit der Klägerin festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass die Tatsache, dass die angegriffene Marke nicht mit den Symbolen „TM“ oder „®“ versehen war, den Schluss zulasse, dass sie nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt worden sei. Es gibt nämlich keine Verpflichtung, die Symbole „®“ oder „TM“ zu verwenden, damit eine Benutzung als der Hauptfunktion der Marke entsprechend angesehen werden kann. Das Fehlen dieser Symbole beeinträchtigt weder die Gültigkeit noch die Hauptfunktion der Unionsmarken. Der Umstand, dass diese Symbole in den Beweisen nicht neben der angegriffenen Marke erscheinen, ändert daher nichts an der Eignung dieser Marke, ihre Hauptfunktion zu erfüllen, nämlich die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren zu identifizieren und sie von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
52 Somit lassen die oben genannten, von der Klägerin vorgelegten Beweise in ihrer Gesamtheit die Annahme zu, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge während des relevanten Zeitraums der Hauptfunktion dieser Marke entsprach, die darin besteht, die betriebliche Herkunft der Waren, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren.
– Zur Zustimmung der Klägerin zur Benutzung ihrer Marke durch Dritte
53 Nach Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.
54 Es obliegt dem Markeninhaber, den Nachweis zu erbringen, dass er der Benutzung dieser Marke durch einen Dritten zugestimmt hat (Urteil vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, Rn. 44).
55 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass die Dritten bei der Benutzung der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge mit ihrer Zustimmung gehandelt hätten. Sie hat insbesondere ausgeführt, dass die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus den Lizenzverträgen nicht erkennen ließen, ob die angegriffene Marke Gegenstand dieser Verträge war. Ferner hat sie festgestellt, dass die in den vorstehenden Rn. 43 und 44 erwähnten Beweise insbesondere deshalb kein Beleg für die Zustimmung der Klägerin seien, weil der Hinweis, dass die verkauften Waren offizielle Lizenzprodukte von Ferrari seien, die angegriffene Marke nicht erwähne.
56 Die Klägerin tritt dieser Schlussfolgerung entgegen. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass sie mehrere Auszüge aus Lizenzverträgen vorgelegt habe, die zwischen ihr und Dritten für den Verkauf und die Herstellung von Modellfahrzeugen geschlossen worden seien. Die Beschwerdekammer habe diese Lizenzverträge zu Unrecht außer Acht gelassen, obwohl sie belegten, dass die Klägerin der Benutzung der angegriffenen Marke durch diese Dritten zugestimmt habe. Die Klägerin macht auch geltend, dass – obwohl die Auszüge aus diesen Lizenzverträgen nicht hätten erkennen lassen, ob sie sich auf die angegriffene Marke bezögen – jedenfalls die Angaben auf den Verpackungen und in den Katalogen, wie sie oben in den Rn. 43 und 44 erwähnt seien, den Schluss zuließen, dass sie der Benutzung ihrer Marke durch Dritte zumindest stillschweigend zugestimmt habe, da sie von dieser Benutzung gewusst und sich ihr nie widersetzt habe.
57 Das EUIPO schließt sich der Beurteilung der Beschwerdekammer an, dass die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus den Lizenzverträgen nicht den Schluss zuließen, dass den Lizenznehmern die Benutzung der angegriffenen Marke gestattet worden sei. Es fügt hinzu, dass die Annahme, dass die Klägerin der Benutzung der angegriffenen Marke zugestimmt habe, gegen die Rechtsprechung verstoßen würde, nach der eine ernsthafte Benutzung nicht durch Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachgewiesen werden könne.
58 Der Streithelfer macht geltend, dass es Sache der Klägerin gewesen sei, eindeutig nachzuweisen, dass sie der Benutzung der angegriffenen Marke zugestimmt habe, und dass in dieser Hinsicht nicht die Ansicht der maßgeblichen Verkehrskreise, sondern die tatsächliche Beziehung zwischen der Klägerin und den Drittherstellern von Modellfahrzeugen der entscheidende Faktor sein sollte. Darüber hinaus könne der Umstand, dass die Klägerin der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte nicht widersprochen habe, nicht als Beweis für ihre Zustimmung ausreichen. Außerdem habe die Klägerin ein solches Argument erstmals im Rahmen der vorliegenden Klage vorgebracht.
59 Hierzu ist erstens in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer festzustellen, dass die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus Lizenzverträgen keine Liste der Marken enthalten, die Gegenstand dieser Verträge sind. Daher können diese Auszüge nicht belegen, dass die Klägerin der Benutzung ihrer Marke durch diese Dritten ausdrücklich zugestimmt hat.
60 Zweitens ist in Bezug auf das Argument der Klägerin, dass jedenfalls die von ihr vorgelegten Beweise in ihrer Gesamtheit belegten, dass sie der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte stillschweigend zugestimmt habe, darauf hinzuweisen, dass die Zustimmung des Markeninhabers nach der Rechtsprechung in der Tat ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck gebracht werden kann. So muss diese Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen des Markeninhabers, auf sein ausschließliches Recht an der Marke zu verzichten, mit Bestimmtheit erkennen lässt. Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in bestimmten Fällen konkludent aus Umständen und Anhaltspunkten vor, bei oder nach der Benutzung der fraglichen Marke durch einen Dritten ergeben kann, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (vgl. Urteile vom 13. Januar 2011, Park/HABM – Bae [PINE TREE], T‑28/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:7, Rn. 61 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 8. Juni 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze [UM], T‑293/21, EU:T:2022:345, Rn. 71 [nicht veröffentlicht] und die dort angeführte Rechtsprechung).
61 Es ist daher zu prüfen, ob sich eine solche konkludente Zustimmung der Klägerin aus Umständen und Anhaltspunkten vor, bei oder nach der Benutzung der angegriffenen Marke durch einen Dritten ergibt.
62 Die maßgeblichen Umstände und Anhaltspunkte, die eine solche konkludente Zustimmung zum Ausdruck bringen können, sind, wie das EUIPO im Übrigen in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, insbesondere im Licht der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile zugunsten der durch die Marke geschützten Waren zu halten oder zu gewinnen, und der Merkmale des Marktes zu prüfen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 18. März 2015, SMART WATER, T‑250/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:160, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).
63 In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass, wie oben in Rn. 33 festgestellt, im spezifischen Rahmen des in Rede stehenden Markts der Inhaber einer sowohl für Automobile als auch für Modellfahrzeuge eingetragenen Marke berechtigt ist, sich der Benutzung dieser Marke durch einen Dritten zu widersetzen, wenn diese Benutzung über die bloße Angabe hinausgeht, dass die fraglichen Modellfahrzeuge originalgetreue Darstellungen des realen Automobils sind, und darüber hinaus die betriebliche Herkunft dieser Modelle als vom Inhaber dieser Marke oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen stammend angibt.
64 Das ist hier der Fall, wie aus der vorstehenden Rn. 52 hervorgeht. Daher ergibt sich in einem solchen Kontext die stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers aus der Tatsache, dass er von der Benutzung seiner Marke durch Dritte wusste und sich dieser nicht widersetzt hat.
65 Die oben in den Rn. 43 bis 49 beschriebenen und gewürdigten Beweise belegen, dass die Klägerin von der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte, die die in Rede stehenden Waren als „offizielle“, von Ferrari lizenzierte Waren präsentierten, Kenntnis hatte und sich dieser Benutzung nicht widersetzte, was zeigt, dass sie einer solchen Benutzung zumindest stillschweigend zugestimmt hat.
66 Zum einen bestreiten nämlich weder das EUIPO noch der Streithelfer, dass die Klägerin tatsächlich Kenntnis von dieser Benutzung hatte, was im Übrigen dadurch belegt wird, dass die von der Klägerin vorgelegten Beweise u. a. öffentlich zugängliche Beweismittel wie Kataloge oder Produktverpackungen umfassen.
67 Soweit der Streithelfer zum anderen geltend macht, dass die Klägerin erstmals im Rahmen der vorliegenden Klage behaupte, sich einer solchen Benutzung nicht widersetzt zu haben, genügt die Feststellung, dass aus den Akten hervorgeht, dass die Klägerin während des gesamten Verwaltungsverfahrens vorgetragen hat, dass Dritte mit ihrer Zustimmung gehandelt hätten, und damit implizit, aber notwendigerweise geltend gemacht hat, dass sie sich einer solchen Benutzung nicht widersetzt habe.
68 Zudem hatte das Gericht Gelegenheit, zu entscheiden, dass die Benutzung der Marke einer Herstellergesellschaft durch eine mit ihr wirtschaftlich verbundene Vertriebsgesellschaft als eine mit Zustimmung des Inhabers erfolgte Benutzung dieser Marke anerkannt und somit gemäß Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 als Benutzung durch den Inhaber angesehen werden kann (Urteile vom 17. Februar 2011, J & F Participações/HABM – Plusfood Wrexham [Friboi], T‑324/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:47, Rn. 32, und vom 16. Oktober 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems [FRACTALIA], T‑194/23, nicht veröffentlicht, EU:T:2024:696, Rn. 102 und die dort angeführte Rechtsprechung).
69 Diese Erwägungen gelten entsprechend, wenn die Marke einer Herstellergesellschaft, wie die angegriffene Marke, von einer anderen Gesellschaft benutzt wird, die die in Rede stehenden Waren als „offizielle“, in Lizenz der erstgenannten Gesellschaft hergestellte Waren vermarktet. Eine solche Benutzung stellt nämlich eine Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften her, die mangels gegenteiliger Anhaltspunkte voraussetzt, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marken durch die Vertriebsgesellschaft gestattet hat, und sei es auch nur stillschweigend.
70 Schließlich hat die Klägerin auch mehrere Rechnungen und Bestellscheine vorgelegt, die von Dritten im Zusammenhang mit dem Verkauf von mit der angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeugen ausgestellt worden waren. Nach der Rechtsprechung behauptet der Inhaber einer Marke, die Gegenstand eines Verfallsverfahrens ist – wenn er Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf diese Marke vorgenommen hat, als ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht –, damit implizit, dass diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Urteil vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM – Espadafor Caba [VITAFRUIT], T‑203/02, EU:T:2004:225, Rn. 24).
71 Folglich hat die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass sie der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte für die in Rede stehenden Waren zumindest stillschweigend im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 zugestimmt habe.
72 Nach alledem ist dem zweiten Klagegrund stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit die angegriffene Marke für in Klasse 28 enthaltene Modellfahrzeuge für verfallen erklärt wurde, ohne dass der erste Klagegrund geprüft zu werden braucht.
Zum Antrag auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung
73 Was den Antrag der Klägerin auf Abänderung der angefochtenen Entscheidung angeht, ist darauf hinzuweisen, dass die dem Gericht zustehende Abänderungsbefugnis zwar nicht bewirkt, dass es dazu ermächtigt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung zu setzen, oder dazu, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat, diese Befugnis aber in Situationen ausgeübt werden muss, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen (Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C‑263/09 P, EU: C:2011:452, Rn. 72).
74 Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass die Beschwerdekammer, wie oben in Rn. 35 festgestellt, in der angefochtenen Entscheidung nicht zu Ort, Zeit und Umfang der Benutzung der angegriffenen Marke Stellung genommen hat, so dass es nicht Sache des Gerichts ist, diese Faktoren im Rahmen der Prüfung des Antrags auf Abänderung der genannten Entscheidung zu würdigen.
Kosten
75 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO und der Streithelfer im Wesentlichen unterlegen sind, sind ihnen die Kosten gemäß dem Antrag der Klägerin aufzuerlegen.
76 Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt, dem EUIPO und dem Streithelfer die Kosten aufzuerlegen, die ihr im Rahmen des Verfahrens vor der Beschwerdekammer entstanden sind. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 190 Abs. 2 der Verfahrensordnung nur die Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, als erstattungsfähige Kosten gelten. Daher sind dem EUIPO und dem Streithelfer auch die notwendigen Kosten der Klägerin für das Verfahren vor der Beschwerdekammer aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Achte erweiterte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1. Die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 29. August 2023 (Sache R 887/2016-5) wird aufgehoben, soweit die angegriffene Marke für „verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)“ der Klasse 28 für verfallen erklärt wurde.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Das EUIPO und Herr Kurt Hesse tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Ferrari SpA einschließlich der für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendigen Aufwendungen.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 2. Juli 2025.
Unterschriften